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Markenmäßige Benutzung als Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung

Die Benutzung eines Zeichens als Marke als Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung

Wer eine Bezeichnung als Marke schützen und verteidigen will muss über eine wichtige Hürden springen: Im Verletzungsfall wird der verklagte Nachahmer dem klagenden Markeninhaber oder Lizenznehmer häufig die fehlende „markenmäßige Benutzung" entgegenhalten. Ein Beispiel soll das verdeutlichen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 14.01.2010, I ZR 82/08 – CCCP

Die Klägerin war Lizenznehmerin der Klagewortmarke „CCCP“ und vertrieb Logoshirts mit dem Aufdruck „CCCP“. Die Marke war eingetragen unter anderem für „T-Shirts“. Die Beklagte vertrieb in ihrem Onlineshop die folgenden Logoshirts mit dem Zeichen CCCP:

Markenmäßige Benutzung der Aufschrift "CCCP" (=UDSSR) auf einem T-Shirt?

"Als Marke benutzt" oder als Design?

Das Problem: Eine Marke hat die hauptsächliche Funktion, die Herkunft eines Produkts aus einem bestimmten Betrieb zu kennzeichnen. Auch der EuGH betont regelmäßig diese „Herkunftsfunktion“ der Marke. Der Betrachter eines auf Bekleidungsstücken angebrachte Aufdruckes muss diesen also als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks von einem bestimmten Unternehmen ansehen und nicht nur als dekoratives Element.

Der Bundesgerichtshof hat eine Markenrechtsverletzung deshalb verneint: „CCCP“ sei in kyrillischen Schriftzeichen die Abkürzung für „UdSSR“.  Er hat angenommen, dass man die auf der Vorderseite von T-Shirts angebrachten Symbole ehemaliger Ostblockstaaten ausschließlich als dekoratives Element auffasst und nicht etwa als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb.  Die Beklagte habe die Marke „CCCP“ nicht verletzt, weil „CCCP“ hier gar nicht als Marke benutzt werde, sondern als Dekor.

TIP: Sowohl für das Anmeldeverfahren als auch im Verletzungsfall gilt daher: Je origineller und „künstlicher“,eine Bezeichnung ist, d. h. je weniger sie Textilien und ihren jeweiligen Anwendungsbereich beschreibt, desto eher ist sie als Marke eintragungsfähig und desto stärker ist sie auch im anschließenden Verletzungsprozess.

BGH v. 24.11.2011 - I ZR 175/09 - Medusa

Ein weiteres Urteil befasst sich mit der Benutzung eines der "Medusa"-Marken von Versace ähnlichen Zeichens auf eine Tischplatte. Die Frage war auch hier: Wird das Zeichen als Marke angesehen, also als Hinweis auf die Herkunft des Tisches aus einem bestimmten Betrieb, oder schlicht als Dekor? Außerdem ging es um die Frage, ob der Umstand, dass das der Marke zu Grunde liegende Kunstwerk urheberrechtlich gemeinfrei geworden ist, eine markenmäßigen Verwendung entgegensteht.

Markenmäßig benutzt oder als Dekor benutzt? Die Medusa-Entscheidung im Wortlaut (Hervorhebungen durch den Autor):

Leitsätze:

a) Der Umstand, dass ein zunächst nach § 2 UrhG geschütztes Kunstwerk gemeinfrei geworden ist, schließt eine markenmäßige Verwendung einer dem Kunstwerk entsprechenden oder ihm ähnlichen Gestaltung nicht aus.

b) Fasst der Durchschnittsverbraucher ein Bildmotiv nur als dekoratives Element auf, ergibt sich eine markenmäßige Verwendung dieses Motivs nicht daraus, dass ein kleiner Teil des angesprochenen Publikums das Bildmotiv als Marke erkennt und der fraglichen Abbildung deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt.

Tatbestand:

Die Klägerin, die in Italien geschäftsansässige Gianni Versace S.p.A., ist u.a. der für "meubles" eingetragenen international registrierten Bildmarke Nr. 626654:

 

 

Der Beklagte verkauft über das Internet Marmormosaiken. Zu seinem Angebot gehören u.a. die nachfolgend dargestellten drei Bildmotive:

 

 

 

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Beklagte verletze mit dem Vertrieb der Mosaiken mit den Abbildungen der Medusa die Rechte an ihren Bildmarken.

Das Problem der "Zweitmarken"

Besonders im Mode- und Textilbereich ist die "markenmäßige Benutzung" oft zweifelhaft, insbesondere, wenn sich der Kläger auf eine sog. "Zweitmarke" beruft. Die Rechtsprechung zu den "Zweitmarken" ist uneinheitlich. In unserem BLOG finden Sie einen Überblick über Markenverletzung durch "Zweitmarken".

Autor: Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried

Aktuelle Themen zur "markenmäßigen Benutzung" in unserem BLOG:

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SEIFRIED IP Rechtsanwälte
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60325 Frankfurt am Main

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Ich berate Sie gerne.
Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Rechtsanwalt für Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Domainrecht, Internetrecht, Geschmacksmusterrecht in Frankfurt am Main