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Markenrecherche und Produktnamen finden

Prüft Anmeldungen nicht per se auf Kollisionen: Das DPMA (ebensowenig das EUIPO)

Ein Zeichen wird von den Ämtern als Marke eingetragen, wenn keine absoluten Eintragungshindernisse (§ 8 MarkenG; Art 7 Unionsmarkenverordnung) entgegenstehen. Ob eine angemeldete Marke mit einer schon eingetragenen Marke oder einem anderen Schutzrecht (z.B. einem Unternehmenskennzeichen) kollidieren kann, prüfen die Ämter nicht. Der Umstand, dass eine Marke eingetragen wurde, erlaubt daher keinen Rückschluss darauf, dass diese ohne Verletzung fremder Rechte benutzt werden kann, auch nicht nach Ablauf der Widerspruchsfrist.

Siehe hierzu in unserem BLOG: Die vier häufigsten Irrtümer im Markenrecht

Wer eine Marke oder ein Kennzeichen benutzen will - gleichgültig, ob eingetragen oder nicht, muss daher vorher recherchieren, ob dadurch nicht fremde Marken oder Kennzeichen verletzt werden. Sonst riskiert er eine Klage wegen Markenrechtsverletzung oder Kennzeichenrechtsverletzung oder die Löschung seiner Marke.

Ausgangsüberlegung für die Recherche: Verwechslungsgefahr

Eine Marke erlaubt es ihrem Inhaber, die Benutzung identischer oder ähnlicher Zeichen für identische oder ähnliche Produkte (Waren oder Dienstleistungen) gerichtlich verbieten  zu lassen, wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr besteht. Das schließt die Gefahr ein, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, § 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 2 MarkenG/Art. 9 Abs. 1 a) bzw. b) Gemeinschaftsmarkenverordnung.

Mehrere Faktoren, die miteinander in Wechselwirkung stehen, bestimmen dabei die Verwechslungsgefahr: Zunächst die originäre Unterscheidungskraft der Marke. Diese kann durch ihre Bekanntheit gestärkt worden sein. Außerdem von der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Produkte. Eine geringere Produktähnlichkeit kann also durch eine höhere Zeichenähnlichkeit ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH v. 22.6.1999, C-342/97 – Lloyd/Klijsen, Rz. 19.). Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je höher sich die Unterscheidungskraft der Marke ist (EuGH v. 11.11.1997 – C-251/95 Sabèl/Puma – Springende Raubkatze II, Rz. 24). Je intensiver eine Marke benutzt und beworben wird, desto unterscheidungskräftiger wird sie und desto größer wird auch ihr Schutzumfang.

Zeichenähnlichkeit - Welche Zeichen stehen sich gegenüber

Eine Zeichenähnlichkeit nimmt die Rechtsprechung an, wenn sich die gegenüberliegenden Zeichen bildlich, im Klang oder in der Bedeutung ähneln (EuGH v. 11.11.1997 – C-251/95 Sabèl/Puma – Springende Raubkatze II). Ähnlichkeit in nur einer dieser Kategorien kann für eine Verwechslungsgefahr schon reichen (EuGH v. 22.6.1999, C-342/97 – Lloyd/Klijsen, Rz. 28).


Bsp.: Hauptsächlich wegen der unterschiedlichen Vokale besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken Vivendi und VIVANDA (BPatG v. 14.11.2012, 26 W (pat) 503/11 – Vivendi/VIVANDA).

Produktähnlichkeit - Welche Waren oder Dienstleistungen stehen sich gegenüber

Ob Produktähnlichkeit vorliegt, ist anhand mehrerer Faktoren zu prüfen: Auf die Art der Ware, ihren Verwendungszweck und Nutzung, die Frage, ob die Produkte miteinander konkurrieren (Substituierbarkeit) oder sich ergänzen (EuGH v. 18.12.2008, C-16/06 – Éditions Albert René, Rz. 65) oder ob sie gemeinsam vertrieben werden (BGH v. 30.3.2006, I ZR 96/03 – TOSCA BLU, Rz. 13).

Bsp.: Ähnlich sind sich beispielsweise „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung“ (gemeint ist damit die Sortimentsauswahl) und Bekleidung selbst (BGH v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP).

Ausnahme: Schutzumfang bekannter Marken

Bekannte Marken haben einen wesentlich weiteren Schutzbereich. Hier kommt es auf eine Verwechslungsgefahr nicht an. Eine bekannte Marke wird schon verletzt, wenn man wegen der Verwendung der Zeichens von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zum Markeninhaber ausgeht oder wenn diese Zeichenbenutzung die Unterscheidungskraft der bekannten Marke beeinträchtigt (BGH v. 11.4.2013 - I ZR 214/11 – VOLKSWAGEN; EuGH: Urteil vom 23.10.2003 - C-408/01 – Adidas-Salomon/Fitnessworld, Rz. 27). Von einer solchen Ausnutzung der Unterscheidungskraft geht die Rechtsprechung besonders dann aus, wenn ein jemand durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, die „Sogwirkung“ der bekannten Marke auszunutzen, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 – L'Oréal/Bellure; BGH v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP).

Mögliche verletze Rechte: Fremde Marken und Unternehmenskennzeichen

Wer ein Zeichen oder eine Bezeichnung benutzen möchte, muss nicht nur nach Marken, sondern auch nach Unternehmenskennzeichen recherchieren. Ein Unternehmenskennzeichen kennzeichnet – im Unterschied zur produktkennzeichnenden Marke – ein Unternehmen, z.B. als Firma („Hugo Boss“). Im Gegensatz zu einer Marke, aus der sein Inhaber eine ausschließlich unternehmenskennzeichenmäßige (d.h. der Kennzeichnung des Unternehmens dienende) Benutzung nicht verbieten lassen kann, kann der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens auch gegen eine markenmäßige (d.h. produktmarkierenden) Benutzung vorgehen (BGH v. 27.3.2013 – I ZR 93/12 – Baumann, Rz. 40).

Recherche nach kollidierenden Marken und sonstigen Zeichen

Die Wiener Bildklassifikation für Marken

Im Register des EUIPO lassen sich Marken auch anhand der Wiener Bildklassifikation recherchieren:

Bildmarkensuche anhand der Wiener Bildklassifikation im Register des EUIPO

Wer in den Registern nach bildähnlichen Marken sucht, braucht also ein Grundverständnis der Wiener Bildklassifikation. Die Wiener Klassifikation stellt ein System dar, dass sämtliche Bildbestandteile in Kategorien (1 bis 29), Abschnitte  (1 bis 19) und (Haupt-)Unterabschnitte (1 bis 30) einteilt. Das System ist hierarchisch und geht vom Allgemeinen zum Besonderen.

Bsp.: Ein „essendes Mädchen“ wäre in Kategorie 2 (Menschen), Abschnitt 5 (Kinder), Hauptunterabschnitt 3 (Mädchen) und Hilfsunterabschnitt 18 (trinkende oder essende Kinder) einzuordnen. Der entsprechende Kode wäre „2.5.3, 18“.

Recherchequellen

Als erste Recherchequelle für angemeldete oder eingetragene Marken bietet sich TMview(https://www.tmdn.org/tmview) an. Hier kann zeitgleich in den Datenbeständen der Ämter der für die folgenden Länder und Gebiete angemeldeten Marken recherchiert werden:

Österreich, Bulgarien, der Benelux-Staaten, der Tschechischen Republik, Zypern, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Island, Italien, Republik Korea, Litauen, Lettland, Marokko, Malta, Mexiko, Norwegen, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, der Russischen Föderation, Schweden, Slowenien, Tunesien, Türkei, USA recherchiert werden, außerdem nach beim HABM angemeldeten Gemeinschaftsmarken und nach bei der WIPO angemeldeten International registrierte Marken (IR-Marken).

Anders als etwa im Register des DPMA (!) werden hier auch IR-Marken angezeigt, bei denen die Europäische Union (EM) benannt ist.

Ähnlichkeitsrecherche mit TMview

TMview bietet in „Erweiterte Suche“ auch eine „Unscharfe“ Suche an. Das kann ein erster Einstieg in eine Ähnlichkeitsrecherche sein, eine eigenständige Ähnlichkeitsrecherche aber nicht ersetzen. Denn zum einen orientieren sich die Gerichte nicht an Ähnlichkeitsvorschlägen in Datenbanken. Und zum anderen spielen bei der Frage, ob zwischen zwei Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht, auch Umstände eine Rolle, die von TMview nicht erfasst werden, beispielsweise die Bekanntheit einer Marke (s.o.)

Nach den (nicht in ein Register eingetragenen) deutschen Unternehmenskennzeichen bietet sich eine Internetrecherche an.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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