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Rechtserhaltende Benutzung

Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke

Wann wird eine Marke "rechtserhaltend benutzt"?

Eine Marke muss nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist benutzt werden, 25 und § 26 MarkenG; Art 15 Unionsmarkenverordnung. Sonst drohen ihm ernsthafte Folgen der Nichtbenutzung.

Eine rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Marke für die Waren  oder  Dienstleistungen  verwendet  wird, für  die  sie  geschützt  ist,  um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.

Die Voraussetzung der rechtserhaltenden Benutzung nach der Rechtsprechung des BGH, Urteil v. 25.04.2012- I ZR 156/10 - Orion:

"Die rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Marke für die Waren  oder  Dienstleistungen  verwendet  wird, für  die  sie  geschützt  ist,  um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH, Urteil  vom  11. März  2003  - C-40/01,  Slg.  2003,  I-2439  =  GRUR  2003,  425 Rn. 43 - Ansul/Ajax; Urteil vom 15. Januar 2009 - C-495/07, Slg. 2009, I-137 = GRUR  2009,  410  Rn. 18  - Silberquelle/Maselli;  BGH,  Urteil  vom  9. Juni  2011 - I ZR 41/10,  GRUR  2012,  180  Rn. 42  =  WRP 2012,  980  - Werbegeschenke, mwN).  Die  Benutzung  muss  also  erfolgen,  um  im  Inland  Marktanteile  für  die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen  (vgl.  BGH,  GRUR  2009,  60  Rn. 37  =  WRP  2008,  1544  - LOTTO-CARD). 

Daran fehlt es bei einer bloßen ungebrochenen Durchfuhr, die mit keiner Vermarktung der betreffenden Waren in Deutschland verbunden ist (vgl. BGH, Urteil vom 21. März 2007 - I ZR 66/04, GRUR 2007, 875 Rn. 13 = WRP 2007, 1184  - Durchfuhr  von  Originalware).  Der  Gerichtshof  der  Europäischen  Union hat  entschieden,  dass  es  keine  rechtsverletzende  Benutzung  einer  Marke  in einem Mitgliedstaat der Union darstellt, wenn eine mit der Marke gekennzeichnete Ware  lediglich  durch  das  Gebiet  dieses  Mitgliedstaats  in  einen  Drittstaat befördert  wird  (EuGH,  Urteil  vom  23. Oktober  2003  - C-115/02,  Slg.  2003, I-12705 Rn. 27 = GRUR Int. 2004, 39 - Rioglass; Urteil vom 9. November 2006 - C-281/05,  Slg.  2006,  I-10881  Rn. 19  =  GRUR  2007,  146  - Montex  Holdings/Diesel). Da der Begriff der rechtserhaltenden Benutzung jedenfalls nicht weiter ist als derjenige der rechtsverletzenden Benutzung, kann die nicht rechtsverletzende Warendurchfuhr auch keine rechtserhaltende Benutzungshandlung darstellen."

Beispiel für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke

Nach diesen Grundsätzen kann auch ein einziger größerer Liefervertrag mit einem einzigen Kunden für eine ernsthafte Benutzung ausreichen (BGH, Urteil v. 25.04.2012- I ZR 156/10 - Orion).

Beispiele für fehlende rechtserhaltende Benutzung einer Marke

Wer seine Waren kostenlos vertreibt, etwa als Werbegeschenke, benutzt die Ware nicht ernsthaft (EuGH, Urteil v. 15.01.2009, C-459/07 - Silberquelle GmbH / Maselli-Strickmode GmbH). Eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung setzt nach dem EuGH voraus, dass die "Gegenstände mit dem Ziel vertrieben werden, "auf dem Markt der Waren vorzudringen" (EuGH a.a.o.O). Gemeint ist damit. Die Waren müssen verkauft werden. Dasselbe gilt auch, damit die markenrechtliche Erschöpfung eintritt.

Ebenfalls nicht rechtserhaltend hat ngesichts des riesigen Marktes für Bekleidungsstücke benutzt, wer nur 2.500 Poloshirts als Kommissionsware an Zwischenhändler geliefert, zurückgeliefert und anschließend in Mengen von unter 100 Stück erneut als Kommissionsware weitervertrieben hat.

Erst recht nicht benutzt derjenige seine Marke rechtserhaltend, der lediglich den Verkauf von 75 Paar Jeans nachweisen kann (EuG v. 08.05.2017 - T-680/15).

Rechtserhaltende Benutzung in abgewandelter Form

Der Schutzumfang einer Marke ergibt sich im Wesentlichen aus dem Registereintrag. Marken werden aber oft weiterentwickelt und verändern sich. Sie werden dann anders benutzt, als sie eingetragen wurden.  Das kann im Verletzungsverfahren Probleme bereiten, wenn der Kläger auf die Nichtbenutzungseinrede des Beklagten die Benutzung seiner Marke nachweisen muss:

Der „Specsavers“-Fall (EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12 - Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd):

Specsavers, eine britische Optikerkette, war Inhaberin der folgenden Gemeinschaftsmarke:

Die eingetragene Marke

Benutzt wurde die Marke aber nur mit Schriftzug:

Die Marke, wie sie benutzt wurde.

Die Frage an den EuGH: War das noch eine Benutzung der wortlos eingetragenen Marke?

Der EuGH meinte: Ja. Auch die Benutzung der Marke mit Wortbestandteil könne eine Benutzung der wortlosen Marke sein. Voraussetzung: Die benutzte Form verändert die Unterscheidungskraft der eingetragenen Form nicht. Konkret bedeutete dies: Wenn die wortlos eingetragene Marke auch nach Benutzung mit dem Wortbestandteil für den angesprochenen Verkehr noch auf die Waren der Specsafers-Gruppe verweist, konnte sie so rechtserhaltend benutzt werden (EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12 - Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd, Rz. 24).

Die Konsequenz der Specsavers-Entscheidung findet sich nun in Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz 1 UMV wieder: Danach kann eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt werden, wenn sie nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

Weitere Beispiele zu rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in abgewandelter Form - BGH v. 11.05.2017 - I ZB 6/16 - Dorzo

Ob eine Marke auch in abgewandelter Form rechtserhaltend benutzt wird, hängt auch davon ab, ob die weiteren hinzugefügten Elemente einen Bezug zur Herkunftsfunktion der Marke haben oder nur als Sachangaben oder Werbemittel zu verstehen sind (BGH v. 11.05.2017 - I ZB 6/16 - Dorzo)

Eine Marke wird in abgewandelter Form auch dann nicht rechtserhaltend benutzt, wenn die Zusätze räumlich mit der Marke verbunden sind. Werden bei zusammengesetzten Zeichen das eine Element nicht mehr als eigenständiges Kennzeichen, sondern nur noch als ein Element eines zusammengesetzten Kennzeichens wahrgenommen, wird die lediglich aus einem Element bestehende Bezeichnung nicht rechtserhaltend benutzt (BGH a.a.O. - Dorzo).

Die Marke "Dorzo" wird daher weder durch die Verwendung von "Dorzo-Vision" noch durch die Verwendung von "DorzoComp-Vision" rechtserhaltend benutzt (BGH a.a.O. - Dorzo).

Zur den Konsequenzen der fehlenden "rechtserhaltenden Benutzung" einer Marke siehe auch

> Benutzungzwang

Autor: Anwalt für Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried

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