DE|EN
 
 
 
 

Rechtserhaltende Benutzung

Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke am Beispiel BGH v. 11.05.2017 - I ZB 6/16 - Dorzo

Bildquelle: Die "Dorzo"-Entscheidung des BGH v. 11.05.2017 - I ZB 6/16 - Dorzo

Wann wird eine Marke "rechtserhaltend benutzt"?

Eine Marke muss nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist benutzt werden, 25 und § 26 MarkenG; Art 15 Unionsmarkenverordnung. Sonst drohen ernsthafte Folgen der Nichtbenutzung.

Eine rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Marke für die Waren  oder  Dienstleistungen  verwendet  wird, für  die  sie  geschützt  ist, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Man muss also hierfür Marktanteile gewinnen oder behalten (BGH, Urteil v. 25.04.2012- I ZR 156/10 - Orion).

Beispiel für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke

Nach diesen Grundsätzen kann auch ein einziger größerer Liefervertrag mit einem einzigen Kunden für eine ernsthafte Benutzung ausreichen (BGH, Urteil v. 25.04.2012- I ZR 156/10 - Orion).

Beispiele für fehlende rechtserhaltende Benutzung einer Marke

Wer seine Waren kostenlos vertreibt, etwa als Werbegeschenke, benutzt die Ware nicht ernsthaft (EuGH, Urteil v. 15.01.2009, C-459/07 - Silberquelle GmbH / Maselli-Strickmode GmbH). Eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung setzt nach dem EuGH voraus, dass die "Gegenstände mit dem Ziel vertrieben werden, "auf dem Markt der Waren vorzudringen" (EuGH a.a.o.O). Gemeint ist damit. Die Waren müssen verkauft werden. Dasselbe gilt auch, damit die markenrechtliche Erschöpfung eintritt.

Ebenfalls nicht rechtserhaltend hat angesichts des riesigen Marktes für Bekleidungsstücke benutzt, wer nur 2.500 Poloshirts als Kommissionsware an Zwischenhändler geliefert, zurückgeliefert und anschließend in Mengen von unter 100 Stück erneut als Kommissionsware weitervertrieben hat (OLG Hamburg, Urteil vom 30.03.2017 – 3 U 150/15 - Zulässigkeit einer weiteren Klage wegen Verfall).

Erst recht nicht benutzt derjenige seine Marke rechtserhaltend, der lediglich den Verkauf von 75 Paar Jeans nachweisen kann (EuG v. 08.05.2017 - T-680/15).

Vorsicht beim Markenrelaunch: Veränderungen von Marken nach der Anmeldung

Marken verändern sich im Laufe der Zeit. Sie werden im Aussehen und Schriftbild dem Zeitgeist angepasst oder sogar um weitere Markenbestandteile ergänzt. Das ist nicht ungefährlich.

Eine rechtserhaltende Benutzung setzt nämlich voraus, dass die Marke im Wesentlichen auch so benutzt wurde, wie sie eingetragen worden war. Die Rechtsprechung hält bis zu einem gewissen Grad Veränderungen und Abwandlungen der Marke im Laufe der Zeit für unschädlich. Voraussetzung: Der „kennzeichnenden Charakter“ der Marke ändert sich durch die Abänderung der Marke nicht (vgl. EuGH, Urt. v. 25. 10. 2012 – C-553/11 Rintisch/ Eder - Proti).

Abänderungen oder Ergänzungen der Marke können zum Problem werden, wenn die Marke im Laufe der Zeit nicht mehr so benutzt wird, wie sie einmal eingetragen wurde. Das musste ein Markeninhaber erfahren, der in einem Widerspruchsverfahren gegen eine jüngere Markeneintragung vorgehen wollte:

BGH v. 11.05.2017 - I ZB 6/16 - Dorzo

Der Fall: Der Inhaber der am 11.05.2010 eingetragenen Wortmarke „Dorzo“ störte sich an einer jüngeren, am 16.09.2010 angemeldeten Marke „Dorzo plus T STADA“ der Stada Arzneimittel AG. Beide Marken waren angemeldet für die gleichen (pharmazeutische und veterinärmedizinischen) Erzeugnisse. Der Markeninhaber erhob Widerspruch wegen Kollision mit seiner Marke „Dorzo“. Das Verfahren zog sich durch die Instanzen.

Ablauf der Benutzungsschonfrist

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht lief die fünfjährige Benutzungsschonfrist ab. Stada erhob daraufhin am 29.06.2015 die Nichtbenutzungseinrede. Nun musste der Markeninhaber nachweisen (d.h. glaubhaft machen), dass er die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der jüngeren Marke „Dorzo plus T STADA“ rechtserhaltend benutzt hatte. Er trug vor, er habe in den vergangenen Jahren die Marke benutzt, indem er sie lizenziert habe. Seine Lizenznehmerin habe umfangreich Augentropfen vertrieben und diese mit

„Dorzo-Vision®“
„DorzoComp®“ und
„DorzoComp-Vision®“

gekennzeichnet (siehe Bild oben).

Das Bundespatentgericht war der Meinung, dadurch sei die Marke sei nicht rechtserhaltend benutzt worden. Es hob den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes auf, durch den die Löschung der Marke „Dorzo plus T STADA“ angeordnet worden war und wies den Widerspruch zurück. Hiergegen wandte sich der Inhaber der älteren Marke „Dorzo“ mit der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof. Er war nach wie vor der Ansicht, die jüngere Marke müsse wegen Kollision mit seiner Marke gelöscht werden.

Einordnung der Markenergänzung: Herkunftshinweis oder nur Werbung?

Der BGH gab dem Bundespatentgericht Recht: Zunächst stellte der BGH fest, dass Wortmarken meistens nicht isoliert benutzt werden, sondern grafisch oder farblich ergänzt werden. Bei Ergänzungen ist zu prüfen, ob diese ihrerseits als Herkunftshinweis (d.h. als Marke) angesehen werden oder nur als Sachangeben oder werbliche Hervorhebungen. Eine Hinzufügung bloßer Sachangaben oder werbliche Ausstattungselemente sei unschädlich. Wenn aber die Zusätze mit der Marke verbunden sind - z.B durch Einbindung in ein Logo oder schlicht durch die räumliche Nähe - liege eine Benutzung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form vor.

Benutzung der Marke in abweichender Form?

Für den Fall hieß das: Die Marke „Dorzo“ war nicht in der eingetragenen Form benutzt worden, sondern wurde durch weiteren Text („Vision®“ bzw. „Comp®“ bzw. „Comp-Vision®“) ergänzt. Diese Ergänzungen waren zusammen mit der Marke „Dorzo“ in einheitlicher blauer Farbe und einheitlichem Schriftbild gehalten und räumlich mit der Marke verbunden, teils durch einen Bindestrich, teilweise sogar unmittelbar. Die Marke sei daher nicht in der eingetragenen Form benutzt worden, sondern in einer grundsätzlich schädlichen abweichenden Form.

Erhaltung des kennzeichnenden Charakters trotz abweichender Form? EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12 - Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd

Trotz Benutzung in abweichender Form kann eine Marke dennoch rechtserhaltend benutzt werden, wenn durch die Veränderung der „kennzeichnende Charakter“ der Marke erhalten bleibt.

Im Jahr 2013 hatte der EuGH den folgenden Fall entschieden: Specsavers, eine britische Optikerkette, war Inhaberin der folgenden Gemeinschaftsmarke:

Die eingetragene Marke

Benutzt wurde die Marke aber nur mit Schriftzug:

Die Marke, wie sie benutzt wurde.

Die Frage an den EuGH: War das noch eine Benutzung der wortlos eingetragenen Marke?

Der EuGH meinte: Ja. Auch die Benutzung der Marke mit Wortbestandteil könne eine Benutzung der wortlosen Marke sein. Voraussetzung: Die benutzte Form verändert die Unterscheidungskraft der eingetragenen Form nicht. Konkret bedeutete dies: Wenn die wortlos eingetragene Marke auch nach Benutzung mit dem Wortbestandteil für den angesprochenen Verkehr noch auf die Waren der Specsafers-Gruppe verweist, konnte sie so rechtserhaltend benutzt werden (EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12 - Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd, Rz. 24).

Die Konsequenz der Specsavers-Entscheidung findet sich nun in Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz 1 UMV wieder: Danach kann eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt werden, wenn sie nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

Der BGH war mit der Marke „Dorzo“ weniger großzügig. Die Veränderung einer Marke könne deren kennzeichnenden Charakter nur dann wahren, wenn man den Gesamteindruck der veränderten Marke noch mit der eingetragenen Form gleichsetze. Man müsse sozusagen in der benutzen Form noch diesselbe Marke sehen.

Das hochgestellte „®“ kann entscheidend sein für die rechtserhaltende Benutzung

In dem zu entscheidenden Fall würde man aber jeweils einheitliche Zeichen sehen. Insbesondere sei das hochgestellte „®“ hinter den jeweils zusammengesetzten Bezeichnungen angebracht. Das spräche für ein einheitliches Zeichen. In diesen zusammengesetzten Zeichen wiederum würde man die Marke „Dorzo“ nicht mehr eigenständig wahrnehmen.

BGH v. 10.01.2013 - I ZR 84/09 - PROTI

Auch in einem anderen Fall war das hochgestellte „®“ entscheidend. Denn nach der Rechtsprechung des BGH bedeutet der Zusatz „®“, dass es eine Marke mit genau diesem Inhalt gibt (BGH v. 10.01.2013 - I ZR 84/09 - PROTI):

Der Inhaber der Wortmarke „PROTI“ ging wegen Verletzung seiner Marke durch die Benutzung der Bezeichnung „Protifit“ vor. Der Inhaber der Marke „Protifit“ wehrte sich mit der Nichtbenutzungseinrede. Hierauf wies der Inhaber der Marke „PROTI“ die Benutzung verschiedener Zeichen nach. Der BGH bestätigte zunächst die Entscheidung des Berufungsgerichts, wonach durch die Benutzung von

und

die Marke „PROTI“ nicht rechterhaltend benutzt wurde. Denn diese Benutzungsformen hätten den kennzeichnenden Charakter der Marke „PROTI“ verändert. Jedenfalls aber durch die Benutzung von

sei die Marke „PROTI“ rechtserhaltend benutzt worden. Denn der oberen Zeile „PROTI“ sei der Zusatz „®“ angestellt gewesen. Deswegen habe man annehmen müssen, dass man nicht etwa „PROTI PLUS 80“ als einheitliches Zeichen ansehe, sondern hier zwei Zeichen erblicke: „PROTI“ und „PLUS 80“ (BGH v. 10.01.2013 - I ZR 84/09, Rz. 35 - PROTI).

Bei Markenergänzungen sollte „®“ benutzt werden

Jeder, der eine Marke verändern oder an den Zeitgeist anpassen möchte, muss darauf achten, dass in der neuen Form die alte eingetragene Marke noch (selbständig) erkennbar ist und so der ursprüngliche Charakter noch wahrnehmbar ist. Sonst läuft er Gefahr, dass er wegen der veränderten Benutzung nicht nur keine Rechte mehr aus der Marke geltend machen kann, sondern er die Marke gänzlich verliert, sei es durch einen Antrag bei dem betreffenden Amt wegen Verfalls der Marke, im Wege der Nichtigkeitsklage oder - bei einer Gemeinschaftsmarke - durch eine Verfallswiderklage (Art 100 Unionsmarkenverordnung). Insbesondere bei deutschen Marken ist ein behutsames Vorgehen angebracht. Denn der BGH scheint Abwandlungen von Marken tendenziell strenger anzusehen, als der EuGH.

Bei Ergänzungen der Marke empfiehlt es sich, der Marke, so wie sie ursprünglich eingetragen wurde, den Zusatz „®“ anzufügen. Zusätze sollten so angebracht werden, dass sie erkennbar vom Zusatz „®“ nicht umfasst werden.

Autor: Thomas Seifried, Markenanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Kontakt

SEIFRIED IP Rechtsanwälte
Corneliusstr. 18
60325 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 91 50 76 0
Fax +49 69 91 50 76 11


 
Haben Sie Fragen?
Ihr Ansprechpartner: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz.
Rufen Sie einfach unverbindlich an. Tel 069/915076-0