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Unterscheidungskraft im Markenrecht

Mangelnde originäre Unterscheidungskraft ist absolutes Eintragungshindernis bei einer Markenanmeldung

Definition der "Unterscheidungskraft" im Markenrecht und Kennzeichenrecht

Unterscheidungskraft bezeichnet die Eignung einer Marke oder sonstigen Kennzeichens als Unterscheidungsmittel für angemeldete Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber anderen Unternehmen, sog. "Herkunftsfunktion".

Die fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 7 Unionsmarkenverordnung Abs. 1 b Unionsmarkenverordnung) und die Freihaltebedürftigkeit beschreibender Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 c Unionsmarkenverordnung) werden vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) meistens zusammen geprüft.

Unterscheidungskraft heißt: Ein Zeichen kann überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden. Das Zeichen soll die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen können. Die betreffenden Waren oder Dienstleistungen sollen durch das Zeichen von denjenigen Zeichen anderer Unternehmen unterschieden werden können (vgl. BGH, v. 21. 12.2011 - I ZB 56/09 - Link economy; EuGH v. 12. 7.2012 - C-311/11 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH).

Die Hauptfunktion der Marke ist die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu sichern. Die Unterscheidungskraft wird vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) für jede der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbständig geprüft. Fehlt die Unterscheidungskraft für eine Ware, so indiziert dies die fehlende Unterscheidungskraft für die verbundene Dienstleistung (BGH, v 13. 09.2012,  I ZB 68/11 - Deutschlands schönste Seiten). Andere Kriterien als die Unterscheidungskraft sind irrelevant. Unerheblich ist daher, etwa ein „gewissen Fanstasieüberschuss“ (EuGH v. 21.10.2004, C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Der BGH definiert die Unterscheidungskraft so:

Die Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (BGHZ 159, 57, 62 - Farbige Arzneimittelkapsel; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; BGHZ 167, 278, Rn 18 - FUSSBALL WM 2006).

Beispiel für fehlende Unterscheidungskraft aus einem Anmeldeverfahren: Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.11.2010 - 27 W (pat) 16/10 - MATCHWEAR

Angemeldete Marke: MATCHWEAR

Unterscheidungskraft angenommen für "Betttextilien"

Unterscheidungskraft abgelehnt für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien

Der Fall: Die Anmelderin meldete die Bezeichnung „MATCHWEAR“ zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Die Anmelderin begehrte unter anderem Schutz für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien und Betttextilien“. Das Markengesetz verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, die zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale einer Waren dienen können. Das DPMA hat die Eintragung deshalb abgelehnt. Es sah die die Bezeichnung „MATCHWEAR“ als beschreibend und damit eintragungsunfähig an: „MATCHWEAR“ bedeute nämlich „Wettkampfkleidung“ und sei daher lediglich beschreibend. Das Bundespatentgericht gab dem DPMA Recht. Lediglich für den Bereich „Betttextilien“ sei die Bezeichnung nicht beschreibend und damit auch nur für Betttextilien eintragungsfähig.

Eine fehlende originäre (d.h. ursprüngliche) Unterscheidungkraft ist ein absolutes gesetzliches Eintragungshindernis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art 7 Abs. 1 b Unionsmarkenverordnung). Markenanmeldungen von Zeichen, denen die originäre Unterscheidungskraft fehlt, werden von den Ämtern zurückgewiesen. Als Unternehmenskennzeichen können Zeichen ohne Unterscheidungskraft nicht entstehen. Die Rechtsprechung ist allerdings bei Unternehmenskennzeichen tendenziell großzügiger bei der Bejahung von Kennzeichnungskraft bei an sich schwachen Zeichen. Schwachen Marken müssen sich im Verletzungfall aber oft  der Einwand mangelnder markenmäßiger Benutzung entgegengehalten lassen.

Fehlende Unterscheidungskraft kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden.

Autor: Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried

 

 

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