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Verwechslungsgefahr und Markenrechtsverletzung

Verwechslungsgefahr mit der Wortbildmarke "PUMA"?

Verhältnis von Markenrechtsverletzung und Verwechslungsgefahr

Die Benutzung eines Zeichens, dass einer Marke ähnelt kann eine Markenverletzung sein. Je ähnlicher das benutzte Zeichen der geschützten Marke ist und je ähnlicher sich die gegenüberstehenden Produkte oder Dienstleistungen sind, für die das Zeichen und die Marke benutzt werden, desto wahrscheinlicher ist die Markenverletzung.

Verwechslungsgefahr durch Wechselwirkung dreier Faktoren

Ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist - ebenso wie bei Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 Unionsmarkenverordnung (UMV) vorliegt, ist anhand der Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren zu prüfen, nämlich

  • der Unterscheidungskraft der älteren Marke,
    so dass eine geringere Produktähnlichkeit durch eine höhere Zeichenähnlichkeit oder eine höhere Kennzeichnungskraft (Unterscheidungskraft) der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH: Urteil vom 02.02.2012 - I ZR 50/11 - Bogner B/Barbie B, Rz. 22)
  • der Ähnlichkeit der Zeichen und
  • der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Produkte (Waren oder Dienstleistungen) sowie

Sind sich die gegenüberstehenden Produkte aber absolut unähnlich, kann sie auch ein starkes Kennzeichen nicht ähnlich machen (BGH v. 20.1.2011, I ZR 10/09 – BCC).

Die Rolle der Unterscheidungskraft bei einer Markenrechtsverletzung

Als weiterer Faktor kommt die sog. „Unterscheidungskraft" hinzu: Eine höhe Unterscheidungskraft erhöht die Verwechslungsgefahr und macht eine Markenrechtsverletzung wahrscheinlicher.

Definition der "Unterscheidungskraft" im Markenrecht und Kennzeichenrecht

Unterscheidungskraft bezeichnet die Eignung einer Marke oder sonstigen Kennzeichens als Unterscheidungsmittel für angemeldete Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber anderen Unternehmen, sog. "Herkunftsfunktion".

Der BGH definiert die Unterscheidungskraft so:

Die Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (BGHZ 159, 57, 62 - Farbige Arzneimittelkapsel; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; BGHZ 167, 278, Rn 18 - FUSSBALL WM 2006).

Die fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 7 Unionsmarkenverordnung Abs. 1 b Unionsmarkenverordnung) und die Freihaltebedürftigkeit beschreibender Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 c Unionsmarkenverordnung) werden vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) meistens zusammen geprüft.

Unterscheidungskraft heißt: Ein Zeichen kann überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden. Das Zeichen soll die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen können. Die betreffenden Waren oder Dienstleistungen sollen durch das Zeichen von denjenigen Zeichen anderer Unternehmen unterschieden werden können (vgl. BGH, v. 21. 12.2011 - I ZB 56/09 - Link economy; EuGH v. 12. 7.2012 - C-311/11 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH).

Die Hauptfunktion der Marke ist die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu sichern. Die Unterscheidungskraft wird vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) für jede der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbständig geprüft. Fehlt die Unterscheidungskraft für eine Ware, so indiziert dies die fehlende Unterscheidungskraft für die verbundene Dienstleistung (BGH, v 13. 09.2012,  I ZB 68/11 - Deutschlands schönste Seiten). Andere Kriterien als die Unterscheidungskraft sind irrelevant. Unerheblich ist daher, etwa ein „gewissen Fanstasieüberschuss“ (EuGH v. 21.10.2004, C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Beispiel für fehlende Unterscheidungskraft aus einem Anmeldeverfahren: Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.11.2010 - 27 W (pat) 16/10 - MATCHWEAR

Angemeldete Marke: MATCHWEAR

Unterscheidungskraft angenommen für "Betttextilien"

Unterscheidungskraft abgelehnt für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien

Der Fall: Die Anmelderin meldete die Bezeichnung „MATCHWEAR“ zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Die Anmelderin begehrte unter anderem Schutz für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien und Betttextilien“. Das Markengesetz verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, die zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale einer Waren dienen können. Das DPMA hat die Eintragung deshalb abgelehnt. Es sah die die Bezeichnung „MATCHWEAR“ als beschreibend und damit eintragungsunfähig an: „MATCHWEAR“ bedeute nämlich „Wettkampfkleidung“ und sei daher lediglich beschreibend. Das Bundespatentgericht gab dem DPMA Recht. Lediglich für den Bereich „Betttextilien“ sei die Bezeichnung nicht beschreibend und damit auch nur für Betttextilien eintragungsfähig.

Eine fehlende originäre (d.h. ursprüngliche) Unterscheidungkraft ist ein absolutes gesetzliches Eintragungshindernis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art 7 Abs. 1 b Unionsmarkenverordnung). Markenanmeldungen von Zeichen, denen die originäre Unterscheidungskraft fehlt, werden von den Ämtern zurückgewiesen.

Als Unternehmenskennzeichen können Zeichen ohne Unterscheidungskraft nicht entstehen. Die Rechtsprechung ist allerdings bei Unternehmenskennzeichen tendenziell großzügiger bei der Bejahung von Kennzeichnungskraft bei an sich schwachen Zeichen. Schwachen Marken müssen sich im Verletzungfall aber oft  der Einwand mangelnder markenmäßiger Benutzung entgegengehalten lassen.

Fehlende Unterscheidungskraft kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden.

Je origineller und individueller eine Bezeichnung für das betreffende Produkt ist, desto "stärker" ist es. Je mehr die Marke das gekennzeichnete Produkt hingegen nur beschreibt, desto schwächer ist es. Wenn ein Zeichen das zu kennzeichnende Produkt überhaupt nur beschreibt, hat es keine Kennzeichnungskraft. Es ist dann grundsätzlich nicht schutzfähig.

Beispiele:
Die Bezeichnung „VISAGE" ist für eine Gesichtscreme beschreibend und damit ohne Kennzeichnungskraft. Sie ist also als Marke nicht schutzfähig. Denn der Ausdruck „Visage" wird auch im Deutschen umgangssprachlich für Gesicht gebraucht.

Der Fußball Weltverband FIFA hatte sich die Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006" als Marke für eine ganze Reihe von Waren und Dienstleistungen eintragen lassen. Diese Eintragungen wurde 2006 zum großen Teil wieder gelöscht, weil der Begriff „FUSSBALL WM 2006" nicht nur für die Sportveranstaltung „Fußballweltmeisterschaft 2006", sondern auch für alle mit dieser Sportveranstaltung verbundenen Waren und Dienstleistungen beschreibend ist und nicht als Marke aufgefasst wird.

Die Unterscheidungskraft einer Marke kann sich erhöhen, wenn die Marke bekannter wird, etwa durch intensive Werbung. Die Marke wird dann sozusagen "stärker". Eine an sich beschreibende Bezeichnung, die an sich schutzunfähig wäre, kann daher dennoch als Marke eingetragen werden, wenn sie sehr bekannt ist. Das setzt voraus, dass man weiß, dass die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen stammen. Ebenso kann eine schwache oder durchschnittlich kennzeichnungskräftige Marke ihre Kennzeichungskraft durch Werbung gestärkt haben. Das ist besonders bei bekannten Marken der Fall auch wenn sie noch nicht die Schwelle zur „berühmten Marke" überschritten haben.

Eine Marke kann ihre Kennzeichnungskraft aber auch wieder verlieren, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie geschützt ist, wegen ihrer großen Bekanntheit beschreibend geworden ist.

Beispiel
Die Bezeichnung „POST" wurde unter anderem für Dienstleistungen der Briefbeförderung für die Deutsche Post AG eingetragen. Hiergegen hatten mehrere Wettbewerber der Deutschen Post AG Löschungsanträge gestellt: Die Marke würde nunmehr diese Dienstleistungen lediglich beschreiben und sei nicht mehr schutzfähig. Die Marke wurde zunächst gelöscht. Der BGH hat die Sache allerdings wieder an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, das nun darüber entscheiden muss, ob die an sich beschreibende Bezeichnung „POST" für Briefbeförderung so bekannt ist, dass sie dennoch als Hinweis auf Herkunft der Dienstleistung aus dem Unternehmen „Deutsche Post AG" verstanden wird.

Die Faktoren Zeichenähnlichkeit, Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit und Kennzeichnungskraft stehen untereinander in Wechselbeziehung: Je stärker eine Marke ist, desto weniger ähnlich müssen die sich gegenüberstehenden gekennzeichneten Produkte sein, damit eine Markenverletzung vorliegt.

Achtung: Was eingetragen ist, gilt zumindest als schwach originär kennzeichnungskräftig (BGH v. 02.042009 - I ZR 209/06 - POST/RegioPost)

Verwechslungsfahr bei bekannten Marken nicht erforderlich

Ist das Zeichen eine bekannte Marke, müssen die Waren oder Dienstleistungen noch nicht einmal ähnlich sein. Die Rechtsprechung nimmt eine solche z.T. schon ab einem Bekanntheitsgrad von 30% an. Für eine Markenverletzung kann es bei solchen Marken schon ausreichen, wenn die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung dieser Marke beeinträchtigt wird. Die Benutzung von im Inland bekannten Marken ist also besonders gefährlich.

Beispiel
für eine im Inland bekannte Marke: „Fisherman’s Friend"

Lesen Sie hier mehr zu Verletzungen von bekannten Marken

Für eine Verwechslungsgefahr reicht meistens eine klangliche, bildliche oder begriffliche (sinngemäße) Ähnlichkeit aus

Für eine Verwechslungsgefahr reicht es in aller Regel klangliche, bildliche oder auch nur begriffliche Ähnlichkeit aus. Ähnlichkeit in nur einer dieser Kategorien kann für eine Verwechslungsgefahr schon ausreichen (EuGH v. 22.6.1999, C-342/97 – Lloyd/Klijsen, Rz. 28).

Beispiel

Die Brauerei Beck hatte von 1993 bis 1999 als eingetragene Bildmarke für Bier ein Wappen, in dem ein auf den Kopf gestellter Schlüssel abgebildet war.

Diese Marke hat die ältere Wortbildmarke „Original Schlüssel Obergärige Handwerkliche Hausbrauerei", ebenfalls eingetragen unter anderem für Bier, der Brauerei Schlüssel verletzt. Denn die Zeichen haben im Sinngehalt übereingestimmt. Die Marke der Brauerei Beck wurde deshalb wieder gelöscht (BGH, Beschluß vom 18.03.1999 - I ZB 24/96 - Schlüssel).

Bsp.: (Schrift-)bildliche Ähnlichkeit

Keine Verwechslungsgefahr aufgrund (schrift-)bildlicher Ähnlichkeit: Die Wortbildmarke "PUMA"

Wortbildmarke PUMA

wird durch Nutzung des Wortbildzeichens "PUDEL"

Wortbildzeichen "PUDEL"

nicht verletzt (BGH, Urt. v. 2.4.2015 – I ZR 59/13 - Springender Pudel).

ABER: Die Benutzung des Wortbildzeichens "PUDEL" verletzt dennoch die bekannten(!) Marke „PUMA“, weil es bei bekannten Marken auf eine Verwechslungsgefahr nicht ankommt (s.u.) und hier die Wertschätzung der bekannten Marke ausgenutzt wird (BGH, Urt. v. 2.4.2015 – I ZR 59/13 - Springender Pudel).

Verwechslungsgefahr bei bekannten Marken

Für die Verletzung einer bekannten Marke i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG/Art. 9 Abs. 2 c) UMV ist eine Verwechslungsgefahr nicht nötig.

Lesen Sie hier, wann eine bekannte Marke verletzt wird.

Markenrechtsverletzung und das Verhältnis der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen(Produktähnlichkeit)

Ausgangspunkt ist stets das im Register eingetragene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
der Marke des Verletzten: Sind die sich gegenüberstehenden Produkte ähnlich? Es kommt an
auf die Art der Ware, ihren Verwendungszweck und Nutzung  und die Frage, ob die Produkte
miteinander konkurrieren (Substituierbarkeit) oder sich ergänzen (EuGH v. 18.12.2008, C-16/06
– Éditions Albert René, Rz. 65), ob sie gemeinsam vertrieben werden (BGH v. 30.3.2006, I ZR
96/03 – TOSCA BLU, Rz. 13).

Beispiel: Weil zahlreiche bekannte Markenhersteller in der Modebranche unter ihrer Marke auch
Schuhe vertreiben, weisen Schuhwaren und Bekleidungsstücke eine „mittlere“
Produktähnlichkeit auf (BGH v. 19.9.2006, 27 W (pat) 171/05 – La Martina).

Warenähnlichkeit bejaht:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25) - Waren aus Leder
und Lederimitationen: ähnlich
(EuG v. 11.7.2007, T-443/05 – El Corte Inglés/EUIPO)
Bekleidungsstücke - Schuhwaren: ähnlich
(BGH v. 22.9.2005, I ZB 40/03 – croccodrillo, Rz. 13)
Bekleidung  - Kopfbedeckung (im „mittleren bis engen Ähnlichkeitsbereich“)
Bekleidungsstücke - Webstoffe („im mittleren Grade ähnlich“)
Modeaccessoires - Regenschirmen (ähnlich);
(jeweils BPatG v. 29.11.2005, 27 W (pat) 246/04 – Nordstrom)

Warenähnlichkeit verneint:

Tisch- und Bettdecken - Wirkwaren
(„absolut unähnlich“: BPatG v. 29.11.2005, 27 W (pat) 246/04 – Nordstrom)
Miederware und Wäsche - Oberbekleidung (unähnlich bei fast identischen Zeichen
(BGH v. 20.3.70, I ZR 7/69 – Felina-Britta)
Parfums - Lederwaren
(unähnlich, BGH v. 30.3.2006, I ZR 96/03 – TOSCA BLU, Rz. 14)

Verwechlunsgefahr bei Marken, die aus mehreren Bestandteilen (z. B. mehreren Wort- oder Bildbestandteilen) zusammengesetzt sind, sog. "zusammengesetzte Marken" oder "Kombinationsmarken"

Häufig stehen sich Zeichen gegenüber, von denen eines oder beide aus mehreren Elementen bestehen, z. B. mehrere Worte, Wort und grafische Elemente, mehrere grafische Bestandteile, mehrere Bestandteile einer Gesamtaufmachung (z.B. Gesäßhosentasche und „Red Tab“ von Levi’s, vgl. BGH v. 05.11.2008, I ZR 39/06 – Stofffähnchen I) oder eine Kombination hieraus sein.

Ob ein solches Kombinationszeichen mit einer Marke oder einer Kombinationsmarke verwechslungsfähig ist, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck (vgl. EuGH v.12.6.2007 - C 334/05 P – Limoncello; BGH vom 26. 10. 2006 - I ZR 37/04 -Goldhase; BpatG v. 25.1.2011, 27 W 533/10 - ROCCO MILES).

Zur Verwechlunsgefahr bei Marken, die aus mehreren Bestandteilen (z. B. mehreren Wort- oder Bildbestandteilen) zusammengesetzt sind, sog. "zusammengesetzte Marken" oder "Kombinationsmarken" siehe den Beitrag

"Modemarkenrecht: Zusammengesetzte Marken (Kombinationszeichen) und weibliche Vornamen im Modebereich" im BLOG

Markenrechtsverletzung bei zusammengesetzten Zeichen (Kombinationszeichen) – Prägende (dominierende) Zeichenbestandteile

Wenn Zeichenbestandteile des potenziell markenrechtsverletzenden Zeichens prägen (dominieren)
liegt bei Übereinstimmung in dem jeweils prägenden Bestandteil eine Verwechslungsgefahr der
beiden Gesamtbezeichnungen vor (BGH, v. 22.7.2004 - I ZR 204/01 – Mustang). 

Ein an sich schutzunfähiger beschreibender Bestandteil einer Marke kann aber keinen prägenden
Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke haben, weil andernfalls markenrechtlicher Schutz für
beschreibende Angaben erlangt werden könnte (BGH v. 27.3.2013, I ZR 100/11 –
AMARULA/Marulablu, Rz. 59).

Markenrechtsverletzung bei zusammengesetzten Zeichen (Kombinationszeichen) – Nicht prägende aber „selbständig kennzeichnende“ Bestandteile (Ausnahme)

Ein Gesamtzeichen oder mehrere Zeichen (Zeichen und Zweitzeichen) Selbständig kennzeichnende Stellung im jüngeren Zeichen „THOMSON LIFE“ (EuGH v.6. 10. 2005 - C-120/04 - THOMSON LIFE):

Die Benutzung des Zeichens „THOMSON LIFE“ verletzt – bei Produktidentität - die Marke „LIFE“,
weil es sich bei dem Zeichenbestandteil „THOMSON“ erkennbar um ein Unternehmenskennzeichen (Firma) handelt.

„LIFE“ in „THOMSON LIFE“ ist selbständig kennzeichnender Zeichenbestandteil.

Nicht prägende aber „selbständig kennzeichnende“ Bestandteile (Ausnahme):

BGH: Selbständig kennzeichnende Stellung ist die Ausnahme, nicht die Regel (BGH v. v.
03.04.2008, I ZB 61/07 – SIERRA ANTIGUO, Rz. 34):

Die Marke „SIERRA ANTIGUO“ wird nicht durch „1800 ANTIGUO“ verletzt. Denn übernommen
wurde nur das Element „ANTIGUO“ hieraus. Sonst würde man im Kennzeichenrecht anstatt vom
Gesamteindruck unzulässigerweise von einem Elementeschutz ausgehen (BGH v. v.
03.04.2008, I ZB 61/07 – SIERRA ANTIGUO, Rz. 34).

Für eine selbständig kennzeichnende Stellung von Zeichenbestandteilen müssen besondere
Umstände
vorliegen. Andernfalls würde die Regel, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr
die fraglichen Zeichen jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, zur Ausnahme (BGH,
Urteil vom 05.12.2012 - I ZR 85/11 - Culinaria/Villa Culinaria, Rz. 50).

Kontakt

SEIFRIED IP Rechtsanwälte
Corneliusstr. 18
60325 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 91 50 76 0
Fax +49 69 91 50 76 11


 
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